La guía definitiva de las marcas: Liquidación, infracción, búsqueda y compra

Lo que aprenderás

Tanto si es usted asesor jurídico o abogado de marcas como si es nuevo en este campo, esta guía le proporcionará información útil que le ayudará en su función. Ofrecemos una introducción sobre las marcas, el proceso de autorización y cómo pueden infringir sus marcas, antes de detallar cómo buscar y adquirir las marcas que desee.

Índice

• ¿Qué son las marcas?
• ¿Cómo puedo obtener una marca?
• ¿Cuál es la diferencia entre el símbolo "TM" y el símbolo "R"?
• ¿Por qué pueden denegar mi solicitud de marca?
• ¿Dónde es necesaria la representación gráfica?
• ¿Cómo puedo saber si mi marca es distintiva?
• ¿Qué es el riesgo de confusión en materia de marcas?
• ¿Por qué necesito hacer una búsqueda de marcas?
• ¿Cómo buscar marcas?
• Las principales etapas de una búsqueda de marcas
• ¿Cómo puedo reducir los resultados que obtengo en una búsqueda?
• ¿Qué es una búsqueda figurativa de marcas?
• ¿Por qué debo vigilar mi marca?
• ¿Qué es la infracción de marca?
• ¿Cuáles son algunos ejemplos de infracción de marcas?
• ¿Qué es la infracción del Derecho común?
• ¿Debo preocuparme por otras lenguas?
• ¿Puedo comprar una marca existente?
• ¿Puedo comprar una marca "muerta"?
• ¿Qué le parece adquirir una marca como parte de un acuerdo de franquicia?

¿Qué son las marcas?

Una marca es una forma específica de propiedad intelectual. Es útil pensar en la propiedad intelectual como creaciones de la mente: los derechos sobre la propiedad pertenecen a la persona (o entidad empresarial) que la creó. La propiedad intelectual adopta diversas formas. Los tipos más comunes son las marcas, las patentes y los derechos de autor.

Las marcas sirven para proteger los nombres, diseños y envases con los que una empresa comercializa o vende sus bienes y servicios. Las patentes protegen las nuevas invenciones y los derechos de autor protegen las obras literarias y artísticas.

En las distintas regiones se exigen una serie de requisitos para crear o proteger una marca. Debe ser específico sobre los productos o servicios que representará la marca elegida. Los productos y servicios que ofrecen las empresas se clasifican en una serie de categorías designadas por el sistema de clasificación NICE. Su marca debe ser capaz de hacer que su producto o servicio sea claramente identificable de otros de la misma categoría o clase.

En muchas regiones, debe ser capaz de proporcionar una "representación gráfica" de la marca elegida. Esto significa que debe ser capaz de crear una imagen de la misma en papel para presentarla junto con su solicitud de registro. Sin embargo, esto no ha limitado el tipo de marcas que pueden registrarse, ya que incluso los colores y los sonidos han conseguido el registro.

Nuestro artículo ofrece más detalles sobre los requisitos necesarios para que la marca elegida se registre con éxito como marca.

¿Cómo puedo obtener una marca?

Lo primero que hay que entender sobre los derechos de marca es que son de naturaleza territorial y las diferentes formas en que se puede crear o adquirir una marca siempre vendrán dictadas por la región en la que se vaya a utilizar la marca y la legislación y normativa pertinentes.

Su marca debe ser única, algo que distinga a su negocio o empresa de los demás, por lo que, independientemente del método que desee utilizar para establecer sus derechos sobre la marca, debe asegurarse de que está disponible para su uso. Esto se consigue mediante un proceso conocido como registro de marcas o búsqueda de marcas. En su forma más simple, la búsqueda de marcas consiste en cotejar la marca propuesta con las marcas existentes para asegurarse de que es lo suficientemente diferente como para distinguir a su empresa de otras de la misma categoría.

Dependiendo de su región, puede que no sea necesario (aunque siempre es recomendable) registrar su marca para obtener derechos sobre ella. La obtención de derechos por el mero uso de la marca se conoce como derechos de "common law" y es necesario buscar también estas fuentes de marcas potencialmente conflictivas en su búsqueda de autorización.

En algunas regiones, los derechos concedidos en el uso de una marca pueden ir más allá de los derechos de derecho común. Existen dos sistemas principales de adquisición de derechos en diversos territorios, que a grandes rasgos se dividen en lo que se conoce como "primero en registrar" y "primero en usar".

Aunque los derechos de marca dependen siempre del uso que se haga de ella, en las regiones de "primer uso", la primera persona que utiliza una marca tiene los derechos sobre ella independientemente de otras circunstancias (aunque estas protecciones nunca son tan sólidas como los derechos registrados) y en las regiones de "primer registro", la primera persona que registra una marca obtiene los derechos independientemente de quién la haya estado utilizando o creado, aunque existe una gran variedad en cuanto al rigor con que se aplica esto en las distintas regiones.

Los requisitos regionales de su país concreto deben constituir un componente fundamental de la estrategia que utilice para obtener los derechos de la marca elegida. Nuestro artículo en profundidad sobre los países "first to file" y "first to use" le ayudará.

¿Por qué pueden denegar mi solicitud de marca?

Hay una gran variedad de razones por las que puede denegarse una solicitud de registro de marca -desde problemas con la propia solicitud hasta la incapacidad de aportar pruebas adecuadas del uso de la marca en el comercio- y no siempre está claro de antemano si su solicitud será finalmente aceptada.

Se emplean mucho tiempo y recursos en la preparación de una solicitud, por lo que tiene sentido hacer todo lo posible para asegurarse de antemano de que cumple las normas de registro.

Aunque hay muchas cosas que escapan a su control, un sólido proceso de autorización que garantice que no se infringe ninguna marca registrada ni se confunde con otra ya registrada perjudicará su solicitud.

Consulte nuestro examen en profundidad de los motivos de denegación en la USPTO (Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos).

¿Cómo puedo saber si mi marca es distintiva?

Un requisito fundamental para que una solicitud de registro de marca prospere (o incluso para utilizarla con éxito en el comercio sin impugnación) es que su marca sea distintiva y no descriptiva.

Descriptiva significa simplemente que la marca sólo describe un elemento o característica del producto o servicio, como llamar a un servicio "rápido" o a un producto "antienvejecimiento". Estos ejemplos también podrían incluirse en otra categoría insuficiente para el registro: la genérica.

Sin embargo, ese no es siempre el final del camino. Una marca considerada demasiado descriptiva o genérica para su registro puede adquirir carácter distintivo con el tiempo, pero se trata de un camino largo y lento hacia el registro o la adquisición de un ámbito de protección para su marca.

Obtener orientación sobre la "fuerza" de la marca propuesta (es decir, su carácter distintivo) antes de decidir una estrategia puede ahorrarle muchos recursos y tiempo. Puede empezar por leer más sobre el carácter distintivo frente al descriptivo aquí.

¿Qué es el riesgo de confusión en materia de marcas?

Uno de los aspectos más complejos de las marcas es, quizá, la forma de autorizar su uso o registro, pero el concepto de "riesgo de confusión" le sigue de cerca.

El "riesgo de confusión" es una evaluación de la probabilidad de que el público en general -o al menos la parte del mismo que probablemente se encuentre en el mercado de sus productos o servicios- confunda su marca propuesta con otra marca existente.

Esta evaluación va mucho más allá de la mera comparación de si las dos marcas son idénticas y tiene en cuenta elementos como la similitud fonética (suena igual) y visual (se parece).

Si necesita ayuda para determinar por sí mismo si su marca tiene un alto riesgo de confusión, puede empezar por conocer aquí los siete factores clave para identificar el riesgo de confusión.

¿Cómo buscar marcas?

El proceso de búsqueda de una marca consta de varias fases. El número de etapas que necesitará dependerá de su marca propuesta, su negocio, sus intenciones y su experiencia. Las etapas principales consisten en una búsqueda preliminar, una búsqueda de similitud, una búsqueda exhaustiva o completa y un dictamen jurídico. Existen consideraciones adicionales en relación con las marcas figurativas.

¿Cómo puedo reducir los resultados que obtengo en una búsqueda?

El conjunto de datos que se obtiene como resultado de una búsqueda exhaustiva (o incluso de una búsqueda preliminar) puede infravalorarse, pero existe una diferencia entre información e información relevante que afecta a su marca. Muchos resultados no son necesariamente un impedimento para el registro.

Los expertos en marcas tomarán una serie de medidas estratégicas para centrar la búsqueda de forma más precisa en las áreas pertinentes. Como consecuencia, los resultados que se devuelven para su revisión no sólo son reducidos, sino de mayor relevancia. Puede obtener más información sobre cómo lo hacen aquí.

¿Por qué debo vigilar mi marca?

Su viaje no termina con el registro. El alcance de la protección que ha adquirido debe mantenerse. Existen varias formas de reducir o perder ese ámbito de protección, pero se dividen en dos grandes categorías: no mantener o utilizar adecuadamente su marca y las acciones de terceros.

En la primera categoría, los problemas más comunes incluyen no renovar la protección de su marca a tiempo o no utilizar su marca adecuadamente, lo que permite a otros interponer una acción para que su marca sea declarada inválida.

La vigilancia de marcas es un proceso diseñado para protegerle frente a las acciones de terceros.

¿Qué es la infracción de marca?

La infracción de marca (uso no autorizado de su marca) puede provocar la pérdida de carácter distintivo o convertirse en genérica y, con el tiempo, puede conducir a la pérdida de sus derechos. La dilución de marcas (aunque es una forma de infracción de marcas) difiere de la infracción de marcas en que no es necesario demostrar el riesgo de confusión para probar la dilución. Existen defensas frente a una acción de dilución de marca, principalmente que el uso no autorizado consiste en un uso leal o una parodia de la marca.

Es importante entender que la responsabilidad de mantener y proteger sus marcas y demás propiedad intelectual recae en el titular de la marca. Aunque las Oficinas de Propiedad Intelectual mantienen registros de marcas, no vigilan los mercados en línea y fuera de línea para proteger sus marcas.

¿Qué es la infracción del Derecho común?

Muchos tipos de empresas, en particular las pequeñas empresas, utilizan marcas y marcas registradas con arreglo al sistema de derecho consuetudinario o como marcas no registradas. Esto puede resultar problemático para las grandes empresas a la hora de buscar marcas, ya que las marcas no registradas son más difíciles de encontrar. Existen muchas consideraciones que dependen de la región en la que opere su empresa.

Conocer el sistema que se aplica en la región en la que se desarrolla la actividad empresarial es fundamental para tener éxito. En los países "de primer uso", la protección del derecho consuetudinario en el uso de marcas será mayor que en los países "de primer registro".

Independientemente de que el país en el que opere sea el "primero en registrar" o el "primero en usar", las protecciones que se aplican a las marcas no registradas siempre serán más débiles que las que se aplican a las marcas registradas, por lo que siempre es necesario actuar con cautela.

Los nombres de dominio (el nombre de su empresa en Internet) están protegidos en muchos países y deben comprobarse por separado. Los nombres de dominio plantean problemas, ya que están regulados de forma diferente a las marcas registradas y, aunque es absolutamente posible adquirir un nombre de dominio similar a una marca existente, es posible que no se le permita utilizarlo en el comercio.

Las aplicaciones y las tiendas de aplicaciones pueden ser una fuente similar de quebraderos de cabeza; una vez más, su regulación queda fuera del ámbito de los registros de marcas, pero, no obstante, usted debe tener derecho a utilizar los nombres, marcas y diseños que elija desde el punto de vista de las marcas.

Son muchos los escollos que aguardan a los incautos en el uso no registrado o consuetudinario de la propiedad intelectual, puede ponerse al día con una investigación más profunda de los posibles problemas.

¿Debo preocuparme por otras lenguas?

Aunque la respuesta a prácticamente todas las preguntas jurídicas es: depende, se considera que dos marcas son iguales si el significado es el mismo, por lo que, en resumen, el idioma importa. Esto es especialmente cierto en el caso de las marcas famosas, cuyo ámbito de protección es mayor en cualquier caso. Por consiguiente, la capacidad de controlar sus marcas en otros idiomas es un aspecto importante que merece consideración. Los elementos de la infracción de marcas en otros idiomas son complejos; puede leer más sobre ellos aquí.

¿Puedo comprar una marca existente?

La creación, autorización y protección de una marca nueva es un proceso largo y a veces costoso que puede suscitar la pregunta "¿puedo comprar una marca y, en caso afirmativo, cómo lo hago y es más fácil que crear y registrar una nueva?".

Desgraciadamente, lo que muchos descubren es que los elementos para adquirir una marca son los mismos que para crearla. Sigue siendo necesario evaluar el nivel de riesgo de la marca en cuestión y la seguridad de su uso del mismo modo que se evaluaría una marca nueva.

También debe tener claro cómo va a utilizar la marca, el valor que aportará en su mercado, las dificultades que el uso preexistente de la marca puede presentar a la hora de transferirla a su empresa y si representa un apoyo a largo plazo para los objetivos de su empresa o una solución temporal. Estos factores determinarán no sólo si debe seguir adelante con la compra, sino también el precio que está dispuesto a pagar.

Las cuestiones de derecho consuetudinario pueden afectar a la compra de una marca del mismo modo que una marca nueva, por lo que deberá comprobar la compra propuesta con fuentes de derecho consuetudinario, dominios y tiendas de aplicaciones. Dependiendo del uso que pretenda dar a la marca, también habrá que tener en cuenta consideraciones internacionales y lingüísticas. Son muchos los factores que intervienen a la hora de considerar la compra de una marca; puede obtener más información sobre el examen de marcas aquí.

¿Qué le parece adquirir una marca como parte de un acuerdo de franquicia?

El ámbito de las franquicias en relación con las marcas es fascinante. Aunque se adquieren derechos de uso de una marca comercial o industrial como parte de un acuerdo de franquicia, rara vez implica la compra de la marca en cuestión, ni tener los derechos exclusivos de uso de la marca.

En su lugar, se trata de una licencia de uso de una marca existente propiedad de la empresa matriz, aunque en situaciones internacionales, esto también puede implicar traducciones y transliteraciones a otros idiomas y alfabetos. Hay mucho que considerar y nuestro artículo en profundidad sobre el papel de las marcas en la franquicia puede ayudarle a comprender el camino a seguir.